本案是一起外观设计侵权纠纷，当事人在一审败诉的情况下找到了袁敏律师。袁律师翻阅了大量的论文、案例，比较了多种诉讼思路后，选择利用“权重”的概念，通过不断思考探索相关证据，使得原以为是细节性的设计特点“权重”逐渐上升，原以为是重要设计点的权重下降，再结合整体观察、综合判断的原则，进而将一审中的“细节”转变为二审中的“不同点”，最终二审胜诉，法院驳回了原告的诉讼请求，达成了当事人的诉讼目标“不侵权”。本案入选申浩律所2020年度经典案例。

一、案情概述

某生态砖龙头企业五某某公司起诉某地方行业新兴企业江某某公司产品外观专利侵权，二产品乍看神似，相差甚微。在一审中江某某公司产品被认定侵权，二审由本所袁敏律师代表被告江某某公司上诉。在经过仔细思考和海量技术检索后，袁敏律师发现二者产品差异虽小，却大有乾坤。最终，袁敏律师以“3条思路线”成功翻案。

二、裁判结果

一审裁判结果：

认为涉案原告“生态砖”的外观设计专利现行有效，被控侵权产品与涉案专利近似，落入涉案被告产品专利权的保护范围。被告江某某公司应停止侵权、赔偿损失。

二审裁判结果：

被诉侵权设计与涉案外观设计专利在整体视觉效果上明显不同，未落入涉案外观设计专利权的保护范围。撤销原判决，驳回原告诉讼请求。

三、诉讼策略

（一）思路从现场观察展开

一开始接到案子，袁律师也不太清楚从何入手。单纯从文件上入手，终究是过于抽象，于是袁律师决定到自己代理的被告方江某某公司工地上进行现场观察。“一般做专利代理的律师比较喜欢书面文件，但是我始终认为到现场去查看一下是十分重要的。我们专利代理律师行业内有一些很重要的视角，比如‘消费者视角’、‘正常使用角度’，这些东西是要到现场查看之后，才能更好地理解。”袁律师说。观察之后，袁律师发现，在“消费者购买”视角下，两款产品的确十分相似，但在“使用状态”视角下，被告产品侧面的波纹设计与原告产品侧面的平滑设计区别很大。“这是一个需要考量的很重要的细节点。”袁律师猜想，这些侧边设计，虽为细节，但可能暗藏乾坤，有着重要的功能和价值。

为了证实猜想和进一步了解，袁律师专门请教了生态砖领域的专家、植物学博士以及水利厅的人员，问询其关于“侧面波纹”的设计与“侧面平滑设计”在实践当中的区别。专家的观点是，被诉侵权方的生态砖产品是对当地特殊水质的适应，当地水域中的“刚毛藻”会在“侧面波纹”设计的作用下附着在生态砖上面，日后，会在生态砖上长出美丽的长条状植物，美化效果极佳。调查完，袁律师认为这部分可以作为不侵权比对的一个考量因素提交给法官，但是这个证据还远不足使这个案子翻案。于是袁律师先将这一部分放入待考虑区。

（二）海量技术检索，惊喜不断

现场观察回来之后，袁律师开始着手海量技术检索。技术检索，是专利代理师的一项必备技能，其目的是通过查询大量的技术专利文献，来发现对方的产品是否使用了现有技术。如果发现对方产品使用的是现有技术，我方可据此申请专利无效抗辩。

另果不其然，在技术检索中发现有一个美国的专利跟原告产品的设计点十分相像，这令袁律师十分欣喜。“原告的产品一审的时候他们着重去强调的其产品当中4个开孔的设计点，但是在技术检索之后发现有一个美国专利其实也有这个设计点，这就为‘现有技术’抗辩提供可能。”

但是欣喜的同时，袁律师也存在着忧虑。虽说美国专利的相同设计点令“现有技术”抗辩成为可能，但是在法院阶段，现有技术抗辩的要求是很高的。现有技术的技术特征要与原告的专利特征点一模一样才有可能成功。但是袁律师经过比对，两者之间还是有很多不一样的地方。虽然这个思路对于本案也是一个比较大的突破，但是由于其不成熟性，还是只能放在待考虑区里。

（三）发现“抵触申请”，欣喜若狂

袁律师在检索的过程中也发现了另外一个材料的线索。那就是原告（权利方）自己在申请涉案产品外观设计专利的前几天，将自己的专利作为实用新型专利也提交公开了，后面该实用新型被案外人提起专利无效申请，并且申请成功。这个新发现令袁律师欣喜若狂。“抵触申请”是专利法规中的术语，是指损害新颖性的专利申请。在申请日以前，任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中，那么这一申请就被称之为专利申请的抵触申请。（摘自“百度百科”）根据这个概念，原告提起侵权诉讼所依赖的基础——其产品的外观设计专利——有可能因构成“抵触申请”而无效。

（四）转机/从权重的概念上做功夫/“殊途同归”

至此，本案仍处于胶着的状态。前面三个在待考虑区的3个思路都十分令人欣喜，但是都不能一举拿下这个案件。

于是，袁律师继续思考和整理本案的材料。袁律师整理了所有最高院历年年报里面与外观设计专利相关的案例，这些案件其实也是一种指导意见，袁律师希望在最高院年报里，能找到上面“抵触申请”相应的案例说服法官，也希望能找到对本案有帮助的案件。通过梳理，袁律师发现从2011年开始，最高院就陆陆续续地将“玄学”八字——“整体观察 综合判断”——这个理念一点点地渗透到具体专利案件当中去。

• 如在君豪公司与佳艺家具厂侵犯外观设计专利权纠纷案【（2011）民申字第1406号】中，最高人民法院认为，外观设计专利区别于现有设计的设计特征对于外观设计的整体视觉效果更具有显著影响；在被诉侵权设计采用了涉案外观设计专利的设计特征的前提下，装饰图案的简单替换不会影响两者整体视觉效果的近似。

• 在美的公司“风轮”外观设计专利权无效行政纠纷案【（2011）行提字第1号】中，最高人民法院认为，所谓整体观察、综合判断，是指一般消费者从整体上而不是仅依据局部的设计变化，来判断外观设计专利与对比设计的视觉效果是否具有明显区别；在判断时，一般消费者对于外观设计专利与对比设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度。

• 又如在再审申请人晨诺公司与被申请人威科公司、张春江及一审被告、二审被上诉人智合公司侵害外观设计专利权纠纷案【（2014）民提字第193号】中，最高人民法院指出，不是由产品功能唯一决定的设计特征，应当在判断外观设计是否相同或相近似时予以考虑。

• 又如在再审申请人厦门希科自动化科技有限公司、厦门市市场监督管理局与被申请人福建顺昌虹润精密仪器有限公司专利行政裁决纠纷案【（2020）最高法行申516号】中，最高人民法院指出，在侵害外观设计专利权案件中，不同产品的消费群体可能会有所差异，故对于一般消费者的范围，应结合产品的实际购买、使用等情况具体确定。

特别是在【（2019）民再142号】判决书上，袁律师发现了对本案十分具有帮助的思路。在2019年的这个案件（以下简称142案件）中，外观设计侵权比对分为几个步骤：

• Step1，客观比对原告权利方和被诉侵权方的两款产品，梳理出相同点、相似点、不同点。

• Step2，比对完成后，以现有设计为参照，进一步比对被诉侵权方的产品。

• Step3，结合“设计空间”的大小，逐一评估设计特征对整体影响的权重。

• Step4，回归到“玄学”八字——“整体观察 综合判断”。袁律师认为这个思路可以完美适配本案，于是她开始按照这个思路来梳理本案内容。

首先要弄清楚本案涉案产品的几个重要的点：什么是“正常使用状态下”、什么是“一般消费者容易观察到的状态”、什么是“容易被观察到的设计要点”、什么是“设计空间”等等。然后是要重视证据和法律适用这一块。之前搜索到的一些美国的专利、原告自己公布的实用新型专利文献、以及案外人提出的无效宣告文献都是很重要的。一审中代理人做不侵权比对的时候很细致，但是忽视了证据和法律适用这一块。法律适用没有具体到证据当中去。这就导致说理的空洞以及法官不能认可自己提出的法律主张，以至于不能达成影响法官自由心证的效果。

接着是权重的概念。一些细节上的区别点，在一审判决书中，法院认为单纯是细节性的区分，不对整体性产生影响。在二审中袁律师向法官补充了更多的证据以及相关案例，代理词上着重提到，一些“设计空间”比较小的区别点其实也对整体产品产生较重要的作用。就比如上面讲述的关于“侧边波纹”的设计，现场询问专家的证据即使对本案不侵权比对产生作用不大，但是也会在一定程度上影响法官的自由心证——让法官意识到一审判决书上所认为的“细节”，实际上在“使用状态下”大有乾坤。在这些证据的作用下，这些不同设计点的权重就会上升。

本案最终形成的代理思路是：

1.现有技术抗辩；

2.无效实用新型抵触申请抗辩；

3.不侵权比对。思路1和2即使不能直接成功也会让法官在整体观察、综合比较时，重新评判设计要点权重问题。

五、办案心得

总而言之，袁律师的抗辩思路并非一开始即制定完毕按“蓝图”执行，而是随着调查的不断深入、证据的不断增加，加上深度地思考，不断地修正，找到最有力的突破点后不断打磨完善的诉讼策略。前面找的美国的专利、原告专利本身的一些缺陷都是最后本案突破思维的前提，而最后在“一般消费者”与“使用状态下”的突破则是翻案的王牌。

本案主要通过“权重”的概念，通过不断思考探索相关证据，使得原以为是细节性的设计特点“权重”逐渐上升，原以为是重要设计点的权重下降，再结合整体观察、综合判断的原则，进而将一审中的“细节”转变为二审中的“不同点”，最终二审胜诉，法院驳回了原告的诉讼请求，达成了当事人的诉讼目标“不侵权”。

本案承办律师：上海申浩律师事务所 南京办公室 袁敏律师

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