导读
Google公司注册的“GOOGLE”商标曾在美国被一位域名所有人诉至法院，要求撤销该商标，原因是大家普遍用“Google一下”来表示使用浏览器进行搜索的行为，使得“GOOGLE”商标有了通用意义。
在该案中，法院是否支持原告的诉请？又依据何种理由进行的裁判？而在国内，“百度一下”的使用也普遍存在，那么“百度”商标是否也会遇到此类问题呢？
事情的起因是：原告Elliott（以下简称“原告”）所有的域名被判定归谷歌公司所有，理由是这些域名中含有“google”，其与“GOOGLE”商标具有相似性，原告有恶意注册的嫌疑。于此，原告便需要恢复自己的域名所有权。那么他所能想到的就是证明“GOOGLE”商标为通用名称从而使其被撤销，那么谷歌公司就不再享有该商标的专用权。故其基于“Google”被主要理解为一种通用术语，即被广泛用于描述网络搜索行为的事实，向法院提出了诉求。
原告主要提出了以下几组证据来证明“google”商标的通用性：
1.消费者问卷调查：调查者向251位受访者提问：如果您要请朋友在网络上搜索某些内容，您将使用什么单词或短语来告诉他/她您想要他/她做什么？结果有超过一半的人使用“ google”一词作为动词回答了这个问题。
2.媒体或消费者通常性使用的示例：如一位流行摇滚音乐艺术家和他的听众说“google [his] name” ;如德国电视节目的一集中的一个人物声称“googled at Wikipedia”；如媒体使用“googled on ebay” ‘‘googled on facebook,’’ and ‘‘googled on pinterest.’’的短语。
3.专家证词：认为当“google”被用作动词时，具有通用的含义。
4.字典证据：“Google”的次要定义，被定义为动词。
5.谷歌公司在通用意义上使用它自己的商标：Google联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）的电子邮件，鼓励收件人“ 玩得开心，并保持google！”
而谷歌公司认为动词形式的使用不会自动构成通用性使用，原告并没有提出足够的证据以证明“google”已经作为一种通用名称用以指代网络搜索引擎。地区法院最终支持了谷歌公司。
这里的关键问题是:
“google”这种动词形式的使用是否构成通用性使用？
上诉法院指出：
1. 原告没有认识到通用名称的认定必须与特定的商品或服务的类型相关
原告认为我们可以仅凭 “google”用于指代一种网上搜索行为而认定其具有通用性，而不应当像地区法院那样将聚焦点置于是否指代网络搜索引擎上。
——通用性诉求与特定的产品和服务类型之间具有必要且固有的联系。本案的相关证据只能显示该种使用通常指代一种网络搜索行为，而并未显示其指代搜索引擎。
首先这种要求在《兰哈姆法案》中是明确的：可以依据某注册商标成为其所注册的商品和服务类型的通用名称，而申请撤销。并明确就商标主要意义具有通用含义的检验标准，就是关于注册商标已经成为（特定）商品或服务的通用名称。
其次这也是维持任意或臆造性商标类型的必然要求。美国法院通常将商标按照与商品或服务类型的联系紧密程度分为四种：（1）属名的（generic），（2）叙述的（descriptive），（3）暗示的（suggestive）、（4）任意的（arbitrary）或臆造性（fanciful）商标，紧密度逐渐减弱，显著性增强。第一种商标因为不能识别商品来源，则并不受商标法保护，本案“google“商标就涉及在第1种和第4种之间进行区分。
若任意性标记作为可受保护的注册商标类别，那么该任意性必须与特定的商品类别结合考虑。根据定义，任意标记是一个现有单词用于标识商品的来源，否则该词与商品并没有逻辑联系。如果不将特定商品类型作为通用性判断要件，那么，任何标志都可能是通用的，比如“苹果”商标因为用在作为水果的苹果上是通用的，故不论用于何种商品，它都是通用标记，这显然是错误的。故为维持任意性商标的可受保护性，通用名称的判断必须与特定的商品或服务类型相关。
这就要求，在考虑“google”商标是否构成通用时，要考虑消费者使用该词时是否涉及具体的商品类别，即是否用于指代网络搜索引擎，而非仅仅是一种搜索行为。
2. 原告错误地推定动词形式的使用自动构成商标的通用性使用
基于形容词及商标共同的描述性功能，原告认为只有形容词形式的使用才能行使注册商标识别商品特定来源的功能，而动词、名词形式的使用即使没有包含识别商品特定来源的功能，也能构成商标的使用。故某商标只要在动词或名词上被通常使用，即推定其自动构成商标的通用性使用。
——动词形式的使用并不自动构成商标的通用性使用，需要结合该种动词使用的含义，是否与特定的商品或服务类型相关
首先，该种推定与注册商标可保护性的基本原则相矛盾。国会修法时明确指出，即使注册商标作为名词使用，也可以在内心形成关于该标记指代的商品有特定来源，即来自于哪位商品提供者。因商标具有双重功能：既可以命名产品，也可以识别产品的来源。故称呼者可能会将注册商标作为名词使用，但是这种形式的使用仍然要求具有区分来源的注册商标使用的含义。
其次，在判例中已经拒绝只有形容词性的使用，才有识别商品特定来源的注册商标使用的功能。在可口可乐案中，可口可乐公司起诉一家当地餐馆侵犯了其注册商标专用权，因经营者经常将消费者的“a coke”订单秘密地更换为非可口可乐（Coca-Cola）公司生产的饮料。餐馆经营者以“COKE”商标的通用性进行抗辩，因为其已经成为所有可乐类饮料的通用名称，并出示雇员宣誓书来支持，即雇员相信订“a coke”的消费者是在通常意义上使用术语。法院认为这种将商标通过名词形式使用，需要考察消费者意识中是否有关于该产品的特定来源的考虑，即是否要求来源于可口可乐公司，还是只要来自于任何一家公司的可乐类饮料即可。若消费者有识别来源的想法，并认为是后者，那么可能“COKE“就可能成为通用名称了。
但是，如果根据本案原告提出理论，即可认定名词形式的使用并不涉及商标的识别来源的功能，那么在本案中就不需要考量消费者的内心想法，只要有商标作为名词形式被广泛地使用的事实存在，即自动构成通用性使用，商标即成为通用名称，这显然是不合理的。
基于上述理由，原告将动词形式的使用自动认为构成商标的通用性使用是不正确的，通用性主张还需要与特定的商品或服务的类型相关。不同于可口可乐案的名词形式的使用的通用性，即需要结合消费者是否区分商品来源的想法加以判断，“google”用以指代“搜索”行为，其并未与其指代的商品——网络搜索引擎直接相关，即使公众在使用“google 一下”时，并无要求在谷歌浏览器中的搜索想法，其仍然不涉及通用性。必须明确的是其仅仅为动词“搜索”的替代，故并不能由此推知“google”已经成为所有搜索引擎的通用名称。
所以在证明注册商标成为通用名称的过程中，必须依据商品或服务的特殊类型准备相关证据；动词形式的使用不会自动构成通用性使用，重要的依然为该种“通常使用”是否与特定的商品或服务类型相关。
曾经著名的阿斯匹灵（aspirin），最初作为识别商品来源的臆造性商标，用以标识该公司制造的特殊药物，但是随着消费者的使用，被逐渐用以指代的该种药物本身，该商标的持有者便是典型的商标通用化的受害者。如果相关公众主要是将商标理解为描述特定商品或服务来源即源于“谁”或来自何处，那么该商标仍然有效，但是如果相关公众主要将商标理解为描述特定商品或服务本身即“是什么”，那么商标就变得通用。目前，我们尚不能用“google”来广泛地指代网络搜索引擎，同样作为搜索引擎竞争者的还有百度、必应等，故其并不能成为该商品之通用名称。
参考文献：ELLIOTT v. GOOGLE,INC. 860 F.3d 1151,1163 (9th Cir. 2017)
本文作者：申浩律师事务所实习生韩超男。
